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天知澜视角|没提交专利权评价报告是否必然会被驳回起诉?——电器领域知产案例评析

发布时间:2025-04-21

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没提交专利权评价报告是否必然会被驳回起诉?


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问题提出




对于实用新型或外观设计专利,授权过程中可能并未经过实质性审查,因此在侵权诉讼过程中,法院可以要求权利人提供国家知识产权局出具的专利权评价报告。但是,权利人可能出于各种原因,无法提供专利权评价报告。那么,法院是否可以无专利权评价报告为由驳回起诉?


下面笔者将通过电器领域中广东某公司(以下简称A公司)和广西建工某公司、广西某市政建设综合服务所等(以下简称B单位)之间的真实案例解答上述问题。A公司的维权过程可谓是一波三折,先后经过了一审、二审以及再审。最后,总结对实务工作的启示。



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案件情况





相关事实


A公司于2014年6月6日申请专利号为20143016xxxx.4号,名称为“灯球(中华之光)”的外观设计专利,于2014年10月15日获得授权。该专利要求保护外观的部分立体图如图1所示。


2017年,A公司发现桂林市某道路提升改造工程二期III标段所安装的路灯与涉案专利相近似,该工程建设单位和施工单位是B单位,因此以其为被告提起专利侵权诉讼。




图1




争议焦点



本案的争议焦点之一是,一审以A公司未提交涉案专利权评价报告为由驳回了起诉,原告不服后提出上诉,二审法院支持了一审法院的裁判。原告继续向最高院申请再审。




一审法院观点


具体而言,一审法院认为,因实用新型专利和外观设计专利不经过实质审查,其效力存在较大的不确定性。专利权评价报告可以为人民法院以及对方当事人考量实用新型专利和外观设计专利的效力稳定性提供参考。提交专利权评价报告是实用新型专利和外观设计专利权人维权的法定义务。因此,《中华人民共和国专利法》和《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》已明确规定,根据案件审理需要,人民法院可以要求实用新型专利和外观设计专利权人或者利害关系人提交专利权评价报告,并作为审理、处理专利侵权纠纷的证据。


本案中,原告A公司在起诉时未提交涉案专利权评价报告。因涉案专利为外观设计专利,一审法院对此在2019年4月19日的庭审中进行了释明,并要求A公司按上述规定补充提交涉案专利权评价报告。A公司虽然于同年4月23日向国家知识产权局提出了出具涉案专利权评价报告的请求,但其至今未按要求提交涉案专利权评价报告以及提交缴纳涉案专利权评价报告请求费的凭据。基于此,A公司在合理期间内拒不提交涉案专利权评价报告且缺乏合理理由,其应承担不利后果。一审法院据此裁定驳回A公司的起诉。




二审法院观点


在二审过程中,A公司提交了国家知识产权局出具的《无效宣告请求审查决定书》,欲证明涉案专利有效。二审法院认为,审理要点为一审判决以专利权人未提交专利权评价报告为由驳回A公司的起诉是否妥当。首先,专利权评价报告是判断涉案外观设计专利权利是否稳定的关键证据。

本案中,虽然上诉人在二审期间提交了《无效宣告请求审查决定书》,但该决定书与专利权评价报告性质、内容均不相同,提交该决定书仍不能免除其提交专利权评价报告的法定义务。其次,专利权评价报告是判断被诉外观设计是否落入涉案专利保护范围的重要证据。

本案中,涉案外观设计的简要说明非常简单,如果不结合专利权评价报告的分析,难以得出涉案外观设计专利与现有设计或惯常设计之间的区别,也便难以确定涉案外观设计的保护范围。故根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》的相关规定,“根据案件审理需要,人民法院可以要求原告提交检索报告或者专利权评价报告。原告无正当理由不提交的,人民法院可以裁定中止诉讼或者判令原告承担可能的不利后果。”

一审法院要求专利权人提交涉案专利的专利权评价报告并无不当,A公司在经法院释明相关法律后果后,在合理期限内无正当理由拒不提交,其应承当相应的不利后果。综上,二审法院不支持A公司的上诉请求。




最高院观点


最高院在再审时认为:专利权评价报告是“审理、处理专利侵权纠纷的证据”,不属于原告在提起侵犯外观设计专利权民事诉讼时必须提交的证据。对于涉案专利权是否存在应当被宣告无效的情形,专利权评价报告仅具有参考作用,不能替代专利无效行政决定及相关行政判决的认定。


本案中,虽然A公司未按要求向一、二审法院提交涉案专利的专利权评价报告,但是其在二审中提交了国家知识产权局针对涉案专利作出的第X号决定,该决定对8份现有设计作出认定,认为涉案专利权符合专利法的规定,维持涉案专利权有效。且A公司提交的涉案专利年费缴纳凭证表明在被诉侵权行为发生时,涉案专利权有效。

在此情况下,二审法院以“该决定书与专利权评价报告性质、内容均不相同,提交该决定书仍不能免除其提交专利权评价报告的法定义务”为由,驳回金晟公司上诉,缺乏法律依据,应予纠正。二审法院认定“如果不结合专利权评价报告的分析,……难以确定涉案外观设计专利权的保护范围”,也没有相应的事实依据和法律依据。故本案应由一审法院继续进行审理。



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总结



 上述规定和案件对我们的实务工作至少有以下启示:

(1)在涉及外观设计或实用新型专利侵权诉讼的过程中,权利人应尽量全面提供证明自身权利稳定性的证据材料,包括专利权评价报告等。

(2)专利权评价报告对于涉案专利权是否存在应当被宣告无效的情形,仅具有参考作用,不能替代专利无效行政决定及相关行政判决的认定。因此,在无法提供专利权评价报告时,可以考虑提交国家知识产权局针对涉案专利作出的无效行政决定、无效相关诉讼判决书等其他证据,从而证明涉案专利权的稳定性。

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